Перевірка інтелектуальної власності (торгові марки, патенти, ліцензії)

Сучасний бізнес значною мірою побудований на нематеріальних активах. Бренд, технологія, програмне забезпечення, унікальний дизайн, доменне ім'я, ноу-хау — усе це може мати вартість, що в рази перевищує вартість офісу та обладнання компанії. При цьому, на відміну від нерухомості чи транспорту, інтелектуальна власність (ІВ) має одну ключову особливість: її легко скопіювати, складно довести і втратити можна за один судовий процес.

Перевірка прав інтелектуальної власності (IP Due Diligence) — це обов'язкова процедура при:

1. купівлі або продажу бізнесу, злитті та поглинанні (M&A);
2. залученні інвестицій (особливо у венчурні та технологічні стартапи);
3. ліцензуванні чи франчайзингу;
4. укладенні договорів з підрядниками-розробниками (ІТ, маркетинг, дизайн);
5. виході на нові ринки з товаром, що несе бренд;
6. отриманні кредитів під заставу ІР-активів.

Доступність і відкритість інформації, швидкість копіювання інновацій робить питання реєстрації та захисту інтелектуальної власності пріоритетним для збереження конкурентної переваги бізнесу. Помилка на цьому етапі коштує дорого: купівля компанії, яка виявилася незаконним користувачем чужого бренду, або підписання договору з розробником без передання прав на код — це класичні «пастки», що руйнують вартість угоди.

АО «Zahist» проводить комплексний правовий аудит інтелектуальної власності, і в цій статті ми розкриваємо ключові аспекти такої перевірки.

Об'єкти інтелектуальної власності, що підлягають перевірці

Українське законодавство (Цивільний кодекс України, спеціальні закони про охорону прав на знаки для товарів і послуг, винаходи, авторське право тощо) виділяє широкий перелік об'єктів ІВ. У межах юридичного аудиту перевіряються:

1. торговельні марки (знаки для товарів і послуг);
2. винаходи та корисні моделі, захищені патентами;
3. промислові зразки (дизайн упаковки, продукту);
4. географічні зазначення;
5. об'єкти авторського права (програмне забезпечення, тексти, графіка, аудіо- та відеоконтент, бази даних);
6. комерційні (фірмові) найменування;
7. комерційна таємниця та ноу-хау;
8. доменні імена як супутній об'єкт;
9. ліцензії та інші договірні права на використання ІВ третіх осіб.

Перевірка торговельних марок

1. Реєстраційний статус знака

Реєстрація торговельних марок в Україні здійснюється Українським національним офісом інтелектуальної власності та інновацій (УкрНОІВІ, раніше — Укрпатент). Перевірка починається з реєстраційних баз:

1. чи зареєстрована торговельна марка;
2. номер свідоцтва та дата пріоритету;
3. власник прав (правовласник);
4. класи товарів і послуг за Ніццькою класифікацією (МКТП), для яких зареєстрована марка;
5. територія дії (Україна, міжнародна реєстрація за Мадридською системою);
6. строк чинності (свідоцтво діє 10 років з можливістю продовження).

2. Пошук на тотожність і схожість

Якщо мова йде про реєстрацію нової марки або купівлю компанії з власною маркою — обов'язковим є пошук на тотожність і схожість зі знаками третіх осіб. УкрНОІВІ під час експертизи порівнює знаки за трьома показниками: візуальним (як виглядає знак), фонетичним (як звучить), семантичним (що означає).

Наявність схожої до ступеня змішування зареєстрованої марки в тому самому класі товарів/послуг — це підстава для відмови у реєстрації, а у разі вже існуючого використання — для позовів про припинення порушення та компенсацію збитків.

Самостійна онлайн-перевірка через відкриті бази корисна на початковому етапі, але не може гарантувати точну оцінку — для цього потрібен професійний пошук патентного повіреного.

3. Фактичне використання марки

Окремий ризик — нерухомий знак. Якщо торговельна марка зареєстрована, але не використовується безперервно протягом 5 років, її реєстрація може бути припинена за позовом будь-якої зацікавленої особи. Для бізнесу, що купує компанію через бренд, це означає необхідність перевірити докази реального використання знака: реклама, договори, упаковка, маркетингові матеріали.

4. Обтяження та спори

Перевіряється:

1. наявність ліцензійних договорів, за якими марка передана третім особам;
2. застава прав на знак;
3. арешт або заборона відчуження;
4. судові спори щодо марки (визнання недійсності, припинення дії свідоцтва, заперечення проти реєстрації);
5. провадження у Антимонопольному комітеті щодо недобросовісної конкуренції з використанням марки.

Перевірка патентів (винаходів, корисних моделей, промислових зразків)

1. Чинність патенту

Патенти на винаходи діють до 20 років, на корисні моделі — до 10 років, на промислові зразки — до 25 років (з періодичною сплатою зборів за підтримання чинності). Перевіряється:

1. факт реєстрації та номер патенту;
2. статус: чинний, припинений, оскаржений;
3. сплата щорічних зборів за підтримання чинності;
4. територія дії (національний патент діє лише в Україні; для захисту в інших країнах потрібні окремі патенти або міжнародна заявка PCT);
5. залишковий строк дії.

Важливий нюанс: український патент на корисну модель видається без кваліфікаційної експертизи, тому формальна наявність патенту не гарантує його стійкості. Конкурент може оскаржити його дійсність — і часто успішно. Для серйозних інвестицій корисна модель — це слабший актив, ніж винахід.

2. Обсяг правової охорони

Обсяг охорони визначається формулою винаходу (для винаходів і корисних моделей) або сукупністю істотних ознак (для промислових зразків). Юрист-патентознавець оцінює:

1. чи дійсно патент захищає те, що використовується у бізнесі;
2. чи можливе обхідне рішення конкурента, формально не порушуючи патент;
3. чи не порушує сам патент права на більш ранні винаходи третіх осіб (patent infringement risk).

3. Авторство та правова підстава набуття

Окрема проблема — службові винаходи. За загальним правилом, право на патент на службовий винахід належить роботодавцю, але лише за наявності належно оформлених документів: трудовий договір з відповідним положенням, повідомлення винахідника, наказ. Якщо ці документи відсутні, винахідник може претендувати на права і навіть оскаржити патент роботодавця.

4. Обтяження та спори

Перевіряються застави, ліцензії, арешти, судові спори щодо патенту, заперечення у Апеляційній палаті НОІВ.

Перевірка ліцензій та договорів про передання прав ІВ

Якщо компанія використовує об'єкти ІВ за ліцензією — окремий пласт перевірки стосується самих ліцензійних договорів.

1. Тип і обсяг прав

Аналізується:

1. тип договору: ліцензійний договір, договір про передання виключних майнових прав, договір комерційної концесії (франчайзинг), субліцензійний договір;
2. характер ліцензії: виключна, одинична чи невиключна;
3. територія дії та строк;
4. перелік дозволених способів використання;
5. можливість субліцензування;
6. розмір та порядок сплати роялті.

2. Юридична сила та реєстрація

Для деяких видів ІВ та договорів вимагається державна реєстрація у НОІВ. Наприклад, договори про передання прав на торговельну марку, патент чи промисловий зразок мають бути внесені до відповідних реєстрів — інакше їх дія для третіх осіб може бути оспорена. Перевіряється:

1. факт реєстрації договору (якщо вимагається законом);
2. відсутність умов, що суперечать законодавству (наприклад, надмірних обмежень конкуренції, які можуть бути визнані антимонопольними);
3. наявність положень про конфіденційність, забезпечення, відповідальність;
4. умови припинення дії.

3. Договори зі співробітниками та підрядниками

Особливий блок — внутрішня документація компанії. Перевіряються:

1. трудові договори в частині умов про службові твори та винаходи;
2. договори з підрядниками-розробниками (ІТ-компанії, фрилансери, дизайнери) — чи передбачено передачу виключних майнових прав замовнику;
3. NDA та угоди про конфіденційність;
4. політики компанії щодо ІВ.

Для ІТ-бізнесу це чи не найкритичніший блок: купівля стартапу, де програмний код «належить» компанії на підставі усних домовленостей з розробниками — це купівля ліцензії, яку завтра можуть відкликати.

Перевірка об'єктів авторського права

На відміну від торговельних марок і патентів, авторське право в Україні виникає з моменту створення твору і не потребує обов'язкової реєстрації. Це створює специфічні складнощі для перевірки:

1. немає публічного реєстру з вичерпною інформацією;
2. існує добровільна реєстрація у НОІВ, яка дає лише презумпцію авторства;
3. доказування прав часто будується на сукупності непрямих доказів (договори, листування, чернетки, технічні метадані).

Перевіряється:

1. ланцюжок переходу прав від автора до поточного правовласника;
2. наявність належно оформлених договорів про передання виключних майнових прав;
3. для програмного забезпечення — система контролю версій (git-історія), договори з усіма розробниками, які робили внесок у код;
4. наявність ліцензій open-source у коді (це може створити зобов'язання щодо розкриття коду — copyleft-ліцензії на кшталт GPL).

Перевірка доменних імен та digital-активів

Окремо перевіряються:

1. реєстрація доменних імен на компанію (а не на колишнього адміністратора чи підрядника);
2. строк дії доменів та своєчасне продовження;
3. права на акаунти у соціальних мережах;
4. права на маркетплейс-акаунти (Amazon, eBay) — особливо актуально для e-commerce;
5. права на контент, розміщений на сайтах і в соцмережах;
6. наявність кіберсквотингу — реєстрація схожих доменів третіми особами.

Особливі ризики

1. Контрафакт та неліцензійне ПЗ

Перевіряється, чи не використовує компанія неліцензійне програмне забезпечення, неоплачені шрифти, фотобанки тощо. Це поширене порушення, яке стає видимим лише при перевірці — але створює реальні фінансові ризики (компенсації правовласникам можуть сягати десятків тисяч доларів).

2. Відсутність реєстрації ключових активів

Часто бізнес роками розвиває бренд без реєстрації торговельної марки. У результаті — позови від «патентних тролів», які встигли зареєструвати марку раніше і тепер вимагають викупу або компенсації.

3. Воєнні та санкційні ризики

В умовах війни перевіряється:

1. наявність прав ІВ, отриманих від російських/білоруських правовласників;
2. ліцензії, що можуть бути припинені у зв'язку з санкціями;
3. збереження доказової бази на тимчасово окупованих територіях.

Джерела інформації

Базова перевірка здійснюється за такими ресурсами:

1. Бази даних Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УкрНОІВІ) — торговельні марки, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, географічні зазначення;
2. Міжнародні бази: WIPO Global Brand Database, TMview, Patentscope, Espacenet;
3. Реєстр патентних повірених України;
4. Єдиний державний реєстр судових рішень — для аналізу спорів щодо ІВ;
5. Бази WHOIS для перевірки доменів;
6. Внутрішня документація компанії: трудові договори, договори з підрядниками, накази, ліцензійні договори.

Чому варто залучати юристів та патентних повірених

ІР-аудит — одна з найбільш спеціалізованих сфер юридичної практики. Стандартної перевірки реєстрів недостатньо: потрібен фаховий аналіз, що поєднує юридичну, технічну та маркетингову складові. Професійний IP Due Diligence передбачає:

1. комплексну інвентаризацію всіх об'єктів ІВ, які використовує компанія (часто власник сам не знає, що саме у нього є);
2. юридичну оцінку прав на кожен об'єкт — від реєстраційного статусу до ланцюжка переходу прав;
3. виявлення «дірок» — об'єктів, що використовуються без належних прав, або прав, що не оформлені на компанію;
4. оцінку ризиків судових спорів та порушень прав третіх осіб;
5. розробку рекомендацій щодо приведення ІВ-портфеля у порядок до закриття угоди;
6. юридичний супровід реєстраційних дій (подача заявок, реєстрація договорів, продовження свідоцтв).

Інтелектуальна власність часто є найціннішим активом компанії — і водночас найбільш вразливим. Без професійної перевірки покупець бізнесу, інвестор чи ліцензіат ризикує заплатити за «оболонку», в якій права належать комусь іншому. А власник бізнесу, який нехтує реєстрацією та документуванням ІВ, ризикує одного дня виявити, що його бренд або технологію вже використовує конкурент — на цілком законних підставах.

АО «Zahist» надає повний цикл юридичних послуг у сфері інтелектуальної власності: правовий аудит (IP Due Diligence), реєстрація торговельних марок, патентів, об'єктів авторського права, підготовка та реєстрація ліцензійних договорів, представництво у спорах щодо ІВ, юридичний супровід M&A та інвестиційних угод у частині ІВ. Ми працюємо разом із патентними повіреними, що мають кваліфікацію для подання документів до НОІВ і ведення процедур на всіх етапах.

Захистіть свою інтелектуальну власність до того, як це доведеться робити в суді.